Bruxelles, 17/07/2015 (Agence Europe) - Une entreprise, qui détient un brevet essentiel et s'est engagée à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon contre un contrefacteur allégué de son brevet, à condition qu'elle lui ait transmis au préalable une offre de licence concrète.
C'est le point essentiel de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE, jeudi 16 juillet. L'affaire (C-170/13) a cette particularité par rapport à la jurisprudence existante qu'elle concerne un « brevet essentiel à une norme » (BEN). Dans la présente affaire, un tel brevet est détenu par la société de télécommunication chinoise Huawei et est indispensable pour les communications mobiles de nouvelle génération (4G). Cette société s'est engagée à délivrer des licences aux tiers à des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires », celles-ci étant connues sous l'acronyme FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms).
Sans réaliser exactement la même démarche, la Cour est finalement arrivée à une conclusion similaire à celle de l'Avocat général (EUROPE 11202). Les juges ont ainsi précisé les conditions dans lesquelles une entreprise en position dominante telle que Huawei abuse de cette position en introduisant une action en contrefaçon, mais en distinguant les actions en cessation ou en rappel de produits de celles tendant à la fourniture de données comptables et à l'allocation de dommages-intérêts.
Dans le premier cas de figure, le titulaire du brevet peut introduire une action en cessation ou en rappel de produits si, préalablement à l'introduction de cette action, l'auteur allégué de la contrefaçon a été averti de manière précise de ce qui lui est reproché. Si ce dernier exprime la volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, une offre de licence concrète et écrite doit lui être transmise. Le contrefacteur peut refuser cette offre, mais il doit proposer dans un bref délai et par écrit une contre-offre concrète qui corresponde aux conditions FRAND ; autrement, il ne pourrait pas invoquer ensuite le caractère abusif d'une action en cessation ou en rappel de produits.
La Cour a précisé qu'en cas d'échec des négociations entre les deux parties et si le contrefacteur continue d'exploiter le brevet, le titulaire du brevet peut alors intenter une action en contrefaçon, mais en démontrant objectivement que le contrefacteur n'a pas donné suite à son offre de licence avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi.
Pour le second cas de figure, les juges ont constaté que rien n'empêche une société se trouvant dans la situation d'Huawei d'introduire une action en contrefaçon en vue d'obtenir des données comptables sur la manière dont son brevet essentiel a été utilisé ou des dommages-intérêts. Cela découle du fait que de telles actions n'ont pas de conséquences directes sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme fabriqués par des concurrents. (Jan Kordys)