Luxembourg, 21/11/2006 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu le 9 novembre, la deuxième chambre de la Cour de justice s'est prononcée contre la position du fabricant de vêtements italien Diesel SpA, en arrêtant que le titulaire d'une marque ne peut faire interdire le transport d'une marchandise transitant par un Etat membre de l'Union où la marque de cette marchandise jouit de la protection, à moins de pouvoir démontrer un risque de mise sur le marché de cette marchandise dans l'Etat membre de transit en question (affaire C-281/05, Montex Holdings Ltd contre Diesel SpA).
Par l'intermédiaire des autorités douanières allemandes, Diesel SpA (Italie) avait fait saisir en 2000 une livraison de plus de 5000 jeans portant la marque « Diesel » mais appartenant à Montex Holdings Ltd (Irlande). La cargaison était en transit entre la Pologne et l'Irlande, sur le territoire allemand. Montex avait déposé la marque « Diesel » en Irlande en 1979, un an après l'établissement de Diesel SpA en Italie et bien avant son expansion internationale. Après avoir été condamnée en première et en deuxième instances par des tribunaux allemands, Montex a introduit un recours en révision devant le Bundesgerichtshof (haute cour fédérale allemande), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice européenne (CJE) des questions préjudicielles concernant l'interdiction de transit des marchandises en question.
Dans son arrêt, la CJE a estimé que le risque théorique que les marchandises se retrouvent sur le marché allemand plutôt que de parvenir à leur destination finale n'était pas suffisant « pour considérer que le transit porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque en Allemagne ». Puisque le transit externe, sous scellés de plombs douaniers ne constitue pas un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89/104 sur les marques, la Cour a donc considéré que Montex n'avait pas contrevenu à cette directive.
La ténacité de Diesel dans cette affaire est peut-être moins surprenante si l'on prend en considération les antécédents ambigus de la jurisprudence dans ce domaine. Si la Cour a parfois refusé de reconnaître le risque d'une entrée illégale de marchandises sur le marché du territoire de transit, comme dans les cas Commission contre France (C-23/99) ou Class International (C-405/03), elle avait tranché dans un sens différent dans l'affaire C-383/98 Polo/Lauren. Carl De Meyer, associé chez Howrey LLP, Bruxelles, un cabinet d'avocats spécialisé en matière de propriété intellectuelle, explique que le 'transit' est en réalité une « fiction juridique » et que les marchandises sous ce régime « parcourent un ou plusieurs États membres avant d'être exportées », mais « ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale ». Il existe un risque, dit-il, généralement reconnu en commerce international, que les marchandises formellement placées sous le régime du transit externe soient « frauduleusement introduites sur le marché communautaire », autrement dit de 'tomber du camion'. Ce risque-là était aussi l'argument de Diesel SpA. Le directeur général de Montex, Mel McMorrow, quant à lui, soutient qu'il était « impossible que [les marchandises] se retrouvent dans le commerce allemand », étant donné qu'elles étaient « sous scellés » des douaniers polonais.
Tous ont reconnu cependant que le cas d'espèce relève de certaines circonstances exceptionnelles. En l'occurrence, Montex a pu démontrer que les jeans étaient bien destinés à Dublin, où elle est titulaire à pleins droits de la marque en question. Dans des circonstances aussi précises, la Cour a décidé qu'il n'y a atteinte à la directive sur les marques que « lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise sur le marché dans ledit Etat membre de transit ». Qui plus est, dans ces conditions, c'est au titulaire de la marque qu'incombe la charge de la preuve. Or, la position de Diesel reposait plus sur le risque éventuel, et non sur l'évidence d'un fait accompli. C'est pourquoi la Cour a estimé que son argumentation n'était pas valable. Cette décision n'implique pas, selon M. De Meyer, un revirement fondamental de la jurisprudence, mais plutôt une « clarification de la loi en vigueur», et n'est applicable « que si la preuve est apportée que la destination finale des marchandises se trouve dans un Etat membre de l'Union ou le titulaire du droit intellectuel ne peut pas se prévaloir de sa protection. A défaut, la règle de l'arrêt Polo/Lauren restera applicable ».
Ceci n'implique pas pour autant la fin de l'histoire pour Montex, qui doit maintenant attendre que l'affaire repasse à la cour allemande. M. McMorrow estime qu'il est « très probable » que le résultat soit favorable à Montex, mais il préfère rester prudent.
La juridiction de renvoi statuera sur la répartition des dépens. (cd)